近日,德國慕尼黑地區法院作出一審判決,韓國三星電子生產的部分移動通信設備侵犯了我國大唐移動所持有的4G標準必要專利。判決書顯示,三星電子需就自2021年8月21日起在德國銷售的幾乎所有(因基本都支持4G)智能手機支付固定賠償款。此案反映出,企業出口前做好知識產權風險防范工作具有重大意義。同時,遭遇知識產權侵權糾紛時,應全面深入了解當地知識產權法律制度環境,積極采取有效措施維護合法權益。
德國是歐盟最重要的成員國,是清遠市部分企業主要出口國家之一。清遠市市場監督管理局特此發出預警,提示我市出口企業在德國遇到專利侵權糾紛而采取訴訟手段維權時,應注意以下事項:
1.訴前做好全面綜合評估工作。作為原告時,訴前可以重點做好以下工作:一是查證確定侵權行為人;二是全面分析專利有效性、可實施性及被無效和被認定不侵權的可能性;三是結合企業戰略等因素綜合評估案件成本;四是預判訴訟結果,分析獲得法院禁令的可能性;五是分析訴訟給企業帶來的市場風險等。
2.訴前發出警告函是慣常做法但也可能會導致民事侵權。根據德國法律規定,權利人直接提起訴訟而未事先警告侵權行為人的,侵權行為人立即承認其專利權的,訴訟費將由權利人承擔。若不存在侵權的情況,警告函還會導致民事侵權。德國聯邦法院已經規定,警告函可以被視作對收函人財產權利的侵犯,并且依據德國民法典第823條,在不同案件中已判罰損害賠償。
3.謹慎使用臨時禁令。臨時禁令即在審理之前,法院應權利人請求而發出的迫使侵權行為人臨時停止侵權行為。在德國申請臨時禁令,一般需要符合以下條件:一是禁令申請人獲得臨時禁令應具備“緊迫性”;二是禁令申請人在德國具有合法有效的知識產權;三是侵權案情清楚、顯而易見。但需要注意的是,若臨時禁令在之后的上訴審理或之后的主要程序中被推翻,請求人必須賠償被告因執行臨時禁令而產生的任何損失。
4.德國專利侵權審理與專利無效程序分離。德國專利侵權訴訟一審由州法院管轄,不服判決可依次向州高等法院、德國聯邦法院上訴。而專利無效訴訟由德國專利法院專屬管轄,不服判決則向德國聯邦法院提起上訴。若一方當事人提起專利無效訴訟進行抗辯,則法院可以中止侵權審理程序,但只有在專利被無效的可能性很大時才會中止審理案件,中止審理情形在德國也很少發生。
5.德國無訴前證據開示程序,訴訟程序必須由德國律師代理。證據開示制度指的是審理程序開始前雙方相互展示證據信息,德國無此審前機制。但權利人能夠證明侵權的充分可能性前提下,可以請求檢查被控產品或方法等,檢查請求可以在訴訟程序中提出,或主侵權訴訟前作為獨立的程序提起。德國《民事訴訟法》對強制律師代理進行了規定,在德國地方法院或高等地方法院前的訴訟程序,必須由德國律師代理進行。
大唐移動與三星電子的專利侵權訴訟案件,詳情可參閱:中國保護知識產權網“大唐移動通信設備有限公司在涉及4G標準必要專利的侵權訴訟中戰勝三星”(http://ipr.mofcom.gov.cn/index.shtml)。